Intellectueel Eigendom, Merken

Wat kan ik ondernemen als iemand een merk aanvraagt of gebruikt dat verwarring veroorzaakt met mijn merk?

5 december 2023

Een eigen sterke merkregistratie is essentieel wanneer iemand anders een naam registreert of gebruikt die verwarring kan veroorzaken met jouw merk. Het is dan van groot belang om passende stappen te ondernemen. In deze blogpost bespreken we de mogelijkheden en stappen die merkhouders kunnen nemen wanneer ze geconfronteerd worden met een potentieel verwarrende merkregistratie en/of merk gebruik.

Belangrijk is om eerst een duidelijk beeld te krijgen van je positie en mogelijkheden om op te treden voordat je actie neemt. Je wilt immers niet dat jouw boze brief al een boemerang terugkomt.  Voor advies en begeleiding hierin en ook voor het schrijven van de boze brief kan je uiteraard contact met ons opnemen.

Merkbewaking

Laten we beginnen met de optie; beter voorkomen dan genezen. Als je zelf een merkregistratie hebt is het verstandig om hier een bewaking op te zetten. Met een merkbewaking word je op de hoogte gebracht zodra er iemand een merk indient dat lijkt op dat van jou. Doordat je bij de aanvrage direct op de hoogte wordt gesteld heb je de mogelijkheid nog in de oppositieperiode actie te ondernemen. Dit is vaak veel (kosten)efficiënter dan pas optreden als een merk al is geregistreerd en op de markt is.

Bezwaar maken bij de merkhouder

Een eerste stap is vaak het contact opnemen met de persoon of het bedrijf dat het verwarrende merk heeft aangevraagd om je bezwaar tegen het merk kenbaar te maken. Voorafgaand aan het contact bereid je de onderbouwing voor van je bezwaar met juridische gronden en argumenten op basis waarvan de merkhouder zijn merkaanvrage geheel of gedeeltelijk zou moeten intrekken. Vaak volgt dan een periode van onderhandelingen om er samen uit te komen. Indien je er tijdig bij bent kan soms het daadwerkelijk instellen van oppositie worden voorkomen.

Oppositie instellen bij de officiële merkeninstantie

Wanneer je er niet (tijdig) uitkomt met de andere partij kun je oppositie instellen bij de bevoegde merkinstantie, zoals het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of Europese kantoor; het Europese Intellectual Property Europe (EUIPO). Hiervoor is het wel van belang dat dit gebeurt binnen de geldende oppositietermijn. In het geval van een Benelux merkregistratie is de oppositietermijn 2 maanden vanaf de dag waarop de aanvrage van het andere merk wordt gepubliceerd. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun argumenten in te dienen. Het BBIE beoordeeld de argumenten en neemt een besluit over de oppositie. Indien de oppositie wordt toegekend zal het aangevraagde merk niet worden ingeschreven.

Juridische stappen overwegen

Als de route voor oppositie is afgesloten vanwege het verlopen van de oppositietermijn dan bestaat er nog de mogelijkheid om de merkregistratie aan te vechten. Dit kan bij de rechten, maar ook bij het BBIE. Als een merk echter al is geregistreerd is het vaak wel lastiger om eruit te komen met de wederpartij. Tijdig ingrijpen heeft dan ook echt de voorkeur.

Kortom

Het beschermen van je merk is van vitaal belang, en het ondernemen van actie tegen verwarrende merkaanvragen is een noodzakelijke stap om je merkidentiteit te behouden. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen van een gecertificeerde merkengemachtigde om de meest geschikte strategie te bepalen op basis van jouw specifieke situatie. Een merkengemachtigde kan jou ook begeleiden in zowel het onderhandelen met de wederpartij als het vertegenwoordigen bij de merkeninstantie.

Wil je er achter komen of je jouw merknaam kunt registreren? Neem gerust contact op met één van onze IE specialisten.

Photo by Olga Kobruseva on Pexels.com