Inbreuk, Intellectueel Eigendom, Octrooien

Unitair octrooi

5 september 2024

Marthe van Pijkeren

Zoals je wellicht reeds uit de media hebt vernomen, heeft vorig jaar een belangrijke ontwikkeling op octrooigebied plaats gevonden. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft besloten tot de invoering van een eenvormig Europees patent (Unitair octrooi) en de oprichting van een Europees Gerechtshof voor octrooien; het zogenaamde Unified Patent Court (UPC). Maar wat betekend dit precies en wat zijn de mogelijke consequenties voor je bestaande patentrechten? We bespreken het hier en sommen de voor- en nadelen voor je op.

Unitair octrooi

De invoering van een eenvormig Europees octrooi zorgt ervoor dat niet langer, zoals tot nu toe, individuele lidstaten aansluitend aan een Europese octrooiaanvrage dienen te worden aangewezen. Er kan worden volstaan met één aanwijzing van een eenvormig Europees octrooi voor wat betreft de landen die zich daarbij hebben aangesloten. Dat eenvormige Europese octrooi wordt dan gemeenschappelijk voor die landen gevestigd. Vanaf invoering waren dit 17 landen maar sinds de toetreding van Roemenië op 1 september jl. zijn dit 18 landen[1]. In een later stadium zullen naar verwachting meer landen zich hierbij aansluiten.

Een voorwaarde voor de verlening van een dergelijk eenvormig patent is wel dat een vertaling van het patent zal worden ingediend. Daar staat tegenover dat voortaan slechts één jaartaks voor deze landen zal zijn verschuldigd om het unitair octrooi in al deze 18 landen in stand te houden. Voor de overige 9 Europese landen[2] die zich nog niet bij deze regeling aansloten, geldt voorlopig nog het oude systeem waarbij deze landen nog steeds individueel dienen te worden aangewezen. Dit geldt ook voor landen buiten de Europese Unie (EU) die zich om die reden niet aan kunnen sluiten. De invoering van het unitair octrooi, dat naar verwachting uiteindelijk alle EU lidstaten zal beslaan, zorgt voor een vereenvoudiging van het traject na verlening. Afhankelijk van het aantal lidstaten dat anders zou zijn aangewezen, maakt dit unitair octrooi het kostenbesparend om het patent in stand te houden.

[1] België, Bulgarije, Denenmarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden

[2] Cyprus, Griekenland, Hongarije, Ierland , Slowakije, Tsjechië, Polen, Spanje en Kroatië

Unified Patent Court (UPC)

Met de introductie van een uniform octrooi ontstaat de behoefte aan een gemeenschappelijk gerechtshof dat voor al die landen gemeenschappelijk daarover kan oordelen. Dit Europese Gerechtshof voor patenten (UPC) is op 1 juni 2023 opgericht.

Vanaf de oprichting beslist het UPC nog slechts over geldigheid en inbreuk met betrekking tot Europese octrooien en octrooiaanvragen. Dit geldt voor nog te verlenen Europese, maar ook voor reeds verleende Europese octrooien en lopende octrooiaanvragen, tenzij je aangeeft dat voorlopig de nationale rechter nog bevoegd moet blijven.

Een uitspraak van het UPC geldt voor alle 18 UPC lidstaten. Vanzelfsprekend kan dit de voorkeur hebben boven het procederen in alle lidstaten afzonderlijk zoals tot nu toe alleen mogelijk was. Een bijkomend voordeel van het UPC is dat je niet langer een, vaak dure, advocaat dient in te schakelen en dat wij als je gemachtigde zelfstandig een dergelijke zaak voor je kunnen voeren.

Keerzijde van het nieuwe systeem

Aan deze voordelen kleeft echter ook een keerzijde, namelijk dat de griffierechten en proceskosten afhankelijk worden gesteld van het belang van de zaak. Die griffierechten kunnen oplopen tot meer dan € 300.000,- en starten vanaf de orde van € 20.000,-. Dit is aanzienlijk meer dan de griffierechten zoals die bijvoorbeeld hier te lande door de rechtbank worden gerekend. En ook het plafond aan proceskosten, dat bij verlies van de zaak aan de wederpartij moet worden vergoed, kan oplopen tot in de tonnen en ligt daarmee bij het UPC aanzienlijk hoger dan bij een nationale procedure.

Ook loopt je patent onder het nieuwe systeem een groter risico op verval. Met dezelfde eenvoud als waarmee je met één procedure door inschakeling van louter je gemachtigde een inbreuk in alle EU lidstaten kunt bestrijden, kunnen derden voortaan namelijk ook met hetzelfde gemak een nietigheidsactie tegen je patent starten. Daarmee loop je het risico om het patent in alle landen te verliezen. Vooral omdat nog geen ervaring is opgedaan met de oordeelsvorming door het UPC, zien wij dit als een reëel risico voor het voortbestaan van je patentrechten.

Opt-Out indienen

Je kunt deze nadelen echter vermijden door een zogenaamd Opt-Out verzoek in te dienen. Hiermee geef je aan dat het UPC niet bevoegd zal zijn om over je patent of nog te verlenen patent kan oordelen. Daarmee zorg je ervoor dat jouw patent nog op de oude vertrouwde voet uitsluitend door de nationale rechter mag worden beoordeeld. Je vermijdt daarmee de hiervoor aangegeven risico’s. Mocht je naderhand in een concreet geval alsnog het UPC willen inschakelen, bijvoorbeeld om een inbreuk op je patent in één enkele procedure voor alle lidstaten te bestrijden, dan kun je op dat moment het UPC alsnog inschakelen door alsdan de Opt-Out in te trekken.

Vanwege de beschreven risico’s en de mogelijkheid tot behoud van de voordelen van het nieuwe systeem, adviseren ook wij om een verzoek in te dienen dat het Unified Patent Court (UPC) niet bevoegd zal zijn om te beslissen over je patent(en). Je vermijdt hiermee het risico van hogere proceskosten bij het UPC. Zo ook het risico dat door een derde zomaar de ongeldigheid van je patent kan worden ingeroepen waardoor het patent in één uitspraak door het UPC in alle landen nietig kan worden verklaard.

In het kort

Het nieuwe unitaire octrooi verschaft bescherming in 18 landen met 1 patent
Voordelen van het unitair octrooi zijn lagere kosten voor het vestigen en in stand houden van je patent.
Het nieuwe gerechtshof, genaamd Unitairy Patent Court (UPC), is sinds juni 2023 bevoegd om de geldigheid en/of inbreuk te toetsen van alle bestaande en nieuwe Europese patenten.
Nadelen van de UPC zijn dat het een extra en voortdurend risico geeft dat je patent op verzoek van derden zal worden vernietigd; ook kunnen de proceskosten, die je bij verlies van je recht moet vergoeden, extreem hoog oplopen.
De bevoegdheid van het UPC kan worden vermeden door het indienen van een Opt-Out verzoek

Wil je advies om te bepalen of het unitair octrooi voor jouw situatie voordelig is? Neem gerust contact op voor een persoonlijk advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.