Intellectueel Eigendom, Merken

Merk vastleggen: 5 tips!

17 augustus 2022

Een merkregistratie doe je zo… of toch niet? Niet alle merken die worden ingediend voor merkregistratie worden geaccepteerd, daarom is het belangrijk om van te voren je huiswerk goed te doen om succesvol je merk te registreren. De belangrijkste weigeringsgrond is dat het merk niet onderscheidend genoeg is, bedenk daarom een unieke en onderscheidende naam. Ook een onderzoek naar merken op het Internet of in de merkenregisters is geen overbodige luxe. Een onderzoek kan helpen te voorkomen dat je later met een ouder merk in botsing komt. Lees hier onze 5 tips om goed doordacht, en wel overwogen te werk te gaan.

Merken en uniek zijn

Tip 1 – Bedenk een onderscheidende naam

Bij het bedenken van je merknaam is het van belang om een unieke naam te bedenken met onderscheidend vermogen. Als je merk zich niet onderscheid, kan het mogelijk niet succesvol worden geregistreerd. Wanneer is iets onderscheidend en wanneer niet?

Neem het voorbeeld van het Amerikaanse ijsmerk Häagen-Dazs. Stel dat zij SWEET ICE als merk zouden willen registreren voor een nieuw ijsje. Helaas voor Häagen-Dazs wordt SWEET ICE door het publiek ervaren als een omschrijving voor het product ijs, en niet als een merknaam. Had Häagen-Dazs deze bewoordingen als merk aangevraagd dan zou dit merk niet zondermeer geaccepteerd zijn door het merkenregister. Häagen-Dazs daarentegen is een echte fantasienaam en wordt wel als merk opgevat. Daarom kan deze merknaam wél voor merkregistratie in aanmerking komen.

Het bedenken van een onderscheidende naam kun je zelf doen, of overlaten aan een bureau dat daarin gespecialiseerd is. Wanneer je een shortlist hebt met merknamen is het belangrijk om deze te screenen of deze merknamen voor merkregistratie in aanmerking komen. Het is altijd verstandig om uit meer merknamen te kunnen kiezen. Een gespecialiseerde merkgemachtigde kan je dan adviseren welke merknamen niet voldoende onderscheidend zijn, zodat je met een gerust hart een keuze kunt maken tussen de overgebleven merknamen die wel een kans van slagen zouden kunnen hebben om als merk te registreren.

Ga je binnenkort een merknaam lanceren? Denk er dan aan om deze voorafgaand aan deze lancering te registreren als merk in de regio Benelux, Europese Unie of daarbuiten. Denk er ook aan om van te voren de gewenste domeinnaamregistraties te regelen. Bij het groeien van de bekendheid van jouw merk zullen kapers kans zien om een domeinnaam met jouw merk te registreren.

Merkregistratie en onderzoek

Tip 2 – Doe een merkonderzoek

Voordat je een merknaam registreert is het raadzaam om onderzoek te doen naar oudere merken. Een nieuw merk kan namelijk worden tegen gehouden wanneer er al een ouder merk bestaat dat te veel lijkt op het nieuwe merk. Je kunt nog met een ouder merk worden geconfronteerd ook al gebruik je jouw merk na registratie al jaren. Je kunt enorme schade ondervinden wanneer je vanwege dit oudere merk moet stoppen met het gebruik van je eigen merk.

Neem nu het oudere merk DIESEL, geregistreerd voor fietsen en geregistreerd op 10 januari 1995. Zelf bedenk je de merknaam DIEZIL en registreer je op 8 september 2020, ook voor fietsen. Dit nieuwe merk DIEZIL lijkt te overeenstemmend veel op het oude merk DIESEL. Het oude merk kan het nieuwe merk gaan verbieden vanwege oudere merkrechten. Daarom kan het verstandig zijn om een andere merknaam te kiezen.

Vraag gratis onze identieke merk check aan om te zien of exact hetzelfde merk niet al door een ander is geregistreerd. Als dat niet het geval is kun je op basis hiervan besluiten om ook nog verder te gaan met een uitgebreid onderzoek om overeenstemmende merken te ontdekken en te bekijken of je merk nog wel uniek genoeg is.

Wereldwijd of regionaal

Tip 3 – Bekijk de mogelijkheden voor het gebruik van een voucher

Heb je een niet al te groot budget om direct in zowel de Benelux, de EU en daarbuiten te registreren? Tegenwoordig zijn er ook innovatievouchers of startervouchers te verkrijgen om korting te krijgen op je merkregistratie. Zo kun je bijvoorbeeld in 2022 gebruik maken van de zogenaamde “SME-voucher” van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hiermee krijg je een deel van je aanvraagkosten terug. Hieronder vind je meer informatie over de actie en de voorwaarden. Het doel van de actie is om bedrijven te ondersteunen die hun IE-rechten willen beschermen. Als je meer wilt weten over het gebruik van deze en/of andere vouchers, neem contact met ons op.

Merkregistratie en indiening

Tip 4 – Bedenk wie de rechthebbende van je merk is

Voordat je overgaat tot het registreren van je merk, is het goed om even stil te staan bij wie de rechthebbende, of houder, dient te worden van het merkrecht. De persoon of het bedrijf dat bij indiening wordt aangeduid als: Aanvrager, is bij succesvolle registratie van het merk de rechthebbende en Houder van het recht en kan hier geheel zelfstandig over beschikken. Over het algemeen wordt aangeraden om Intellectueel Eigendom op naam van een bedrijf te zetten en hierbij te kiezen voor het bedrijf dat het hoogste in de bedrijfsstructuur zit, zoals een holding. Er is echter nog een reden dat de houder van belang is bij een merkregistratie, het is namelijk de houder van het merk die gebruik moet kunnen aantonen 5 jaar na registratie. Wat de gebruiksplicht van een merk inhoudt lees je hier.

Merkregistratie en producten en/of diensten

Tip 5 – Identificeer de juiste klassen voor je merk

Tijdens een eerste gesprek zal een merkengemachtigde vragen stellen over het gebruik van het merk. Op basis van die informatie wordt onder andere bepaald in welke classificaties het merk moet worden geplaatst. Als een aanvraag voor merkenregistratie moet worden ingediend, moet er worden aangegeven voor welke producten of diensten het merk gebruikt gaat worden. Om administratieve redenen worden al deze producten en diensten ingedeeld in categorieën (klassen). Er zijn in totaal 45 waren- en of diensten klassen. Uit deze 45 klassen kies je die klassen die het meest van toepassing zijn op wat jij met jouw merk wilt gaan doen. Let hierbij op dat je meteen nadenkt over wat je de komende 5 tot 10 jaren verwacht te gaan doen met je merk. Registreer hiervoor ook de klassen. Als je eenmaal een merk geregistreerd hebt kan er alleen in een geheel nieuwe registratie een klasse worden toegevoegd. Bovendien, de door jouw gekozen classificaties bepalen de beschermingsomvang van het merk.

Kortom

Belangrijkste punt om hieruit mee te nemen:

• Bedenk een onderscheidende naam die uniek is
• Doe een merkenonderzoek
• Bekijk de mogelijkheden voor het gebruik van een voucher
• Bedenk wie de rechthebbende is van je merk
• Identificeer de juiste klassen voor je merk

Ontdek hoe wij uw merk registreren en welke regio van bescherming het beste past bij uw gouden merk. Neem contact op met een van onze adviseurs en laat u adviseren of een merkregistratie de juiste keuze voor u is.

Foto door Ann H via Pexels.