Intellectueel Eigendom, Merken, Modellen

Merkbescherming buiten de Benelux

26 november 2024

Je Benelux merk is geregistreerd. Maar wat nou als je je merk ook buiten België, Nederland en/of Luxemburg wilt gaan gebruiken. Dan is het mogelijk om je merkbescherming uit te breiden naar landen buiten de Benelux.

Als ondernemer is het beschermen van je merk essentieel in een competitieve markt. In de Benelux, bestaande uit België, Nederland en Luxemburg, zijn er verschillende stappen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat je merk beschermd is tegen inbreuk en namaak.

In een aantal blogs bespreek ik wat voor jou als ondernemer de belangrijkste aspecten zijn van merkbescherming in de Benelux. Deze keer bespreek ik de mogelijkheden van merkbescherming buiten de Benelux.

Merkaanvrage indienen in andere landen

Anders dan bij bijvoorbeeld octrooien of modellen kan je bij merken op ieder moment ervoor kiezen om een bestaand merk in andere landen in te dienen. Er is geen nieuwheidseis en in de meeste landen maakt het ook niet uit of het merk al daadwerkelijk gebruikt wordt of niet.

Wel is het belangrijk om per land de beschikbaarheid en registreerbaarheid te controleren. Een inschrijving in de Benelux betekent niet automatisch dat het merk ook in andere landen beschikbaar is. In sommige landen wordt door het merkenbureau gekeken of er al overeenstemmende oudere merken in het register voorkomen. Indien de officiële instantie van mening is dat jouw merk niet naast dat andere merk kan bestaan, kan het merk voor inschrijving worden geweigerd.

Betekenis van een merk in verschillende talen

Daarnaast kan het zo zijn dat een merk wat in de Benelux talen/landen onderscheidend is, in bijvoorbeeld Italië beschrijvend is. Sowieso is het goed om de betekenis van een merk in verschillende talen na te gaan. Verschillende automerken hebben typenamen moeten aanpassen omdat de namen niet in alle talen even gepast zijn.

Ook wordt niet in alle landen dezelfde bewoording voor de classificaties geaccepteerd. Het kan zijn dat dit per land moet worden aangepast.

Landenkeuze en depot strategie

De landen waar je als ondernemen actief bent zijn de landen waar je merkbescherming wilt overwegen. Je denkt dus na over waar je markt zit. Aan de hand van de landenkeuze kun je gaan bepalen wat de beste route is om merkbescherming te verkrijgen in deze landen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een Internationale Registratie bij het World Intellectual Property Office (WIPO). Via deze route kun je efficiënt en relatief voordelig je merk in meerdere landen aanvragen. Soms is het echter gunstiger, of zelfs noodzakelijk, om je merk via een nationaal depot in een specifiek land aan te vragen. Welke optie het beste past en het meest kostenefficiënt is moet van geval tot geval bekeken worden. Hierbij kan je merkengemachtigde je helpen.

Het is aan te raden om al vóór de eerste indiening van je merk (in de Benelux of EU) na te denken over in welke andere landen je merkbescherming wilt. Dit kan namelijk mede bepalen of je start met een Benelux of EU aanvraag. Als activiteit buiten de EU niet direct te verwachten is, dan zou een EU merkaanvrage voldoende kunnen zijn. Later kun je dan nog op basis van dit EU merk, je merk in andere landen aanvragen. Bijvoorbeeld via een Internationale Registratie. Zijn er echter ook landen buiten de EU van belang, of is er meer haast bij, dan is starten met een Benelux merkaanvrage meer voor de hand liggend. Een Benelux aanvrage is in de regels sneller geregistreerd en latere uitbreiding middels een Internationale Registratie is vaak goedkoper. Dit is ook onderdeel van je depot strategie en hierin kan je merkengemachtigde je adviseren.

Kortom

• Als je merkgebruik verder groeit buiten de grenzen van de Benelux, groeit je merkrecht niet automatisch mee.
• Uitbreiding van merkbescherming buiten de Benelux is vaak wel mogelijk.

Heb je vragen of zoek je hulp bij merkbescherming buiten de Benelux? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.

Foto door Hein Gijsbers